Зберігати свій секрет — мудро,
але чекати, що його будуть
зберігати інші — безглуздо

Семюел Джонсон
(видатний англійський  письменник 18 ст.)

Проблема вибору способів охорони результатів інтелектуальної діяльності є не новою, проте і сьогодні вона залишається актуальною. Адже, і у патентування, і у комерційної таємниці є свої сильні аргументи і не менш слабкі сторони. Перш за все і патент, і комерційна темниця за своєю суттю, є інструментами для отримання певних економічних переваг і в залежності від конкретного середовища, в якому функціонує власник науково-технічної ідеї, обирається й певна стратегія поведінки на ринку.

З економічної точки зору патент є документом, що засвідчує право його власника на:

• використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
• виключне право дозволяти використання зазначених об’єктів;
• виключне право перешкоджати або забороняти неправомірне використання.  

Таким чином, власник патенту, по суті, легально виключає інших осіб з економічного обороту щодо конкретного об’єкту інтелектуальної власності, тобто набуває певну монополію на визначений термін, якій за національним законодавством становить: на винахід 20 років, на корисну модель 10 років, на промисловий зразок 5 років (може бути продовжений, але не більше 25 років). При цьому, особа яка бажає отримати патент повинна довести, що її винахід  відповідає умовам патентоздатності, а саме є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Для корисної моделі встановлені більш м’які критерії – новизна та промислова придатність. Промисловий зразок визнається охороноздатним якщо він є новим і має індивідуальних характер. Процедура отримання патенту на винахід в Україні може тривати до 2,5 років, на корисну модель 6 місяців, отримання свідоцтва на промисловій зразок триває близько півроку.     

 Досить важливим моментом патентної охорони є те, що взамін на отримання патенту, власник погоджується публічно розкрити інформацію про свою розробку. Таким чином, власник патенту отримує певні економічні переваги, а суспільство цінну інформацію для свого подальшого науково-технічного розвитку.  При цьому патентна монополія суттєво відрізняється від монополії, яка перешкоджає вільній конкуренції. Навпаки, завдяки постійному накопиченню та збільшенню науково-технічної інформації, яка вливається в патентні бази даних в процесі видачі охоронних документів, держава  стимулює технологічну конкуренцію. Наприклад, незважаючи не те, що автовиробники, за звичай, мають у своєму патентному портфелі тисячі патентів, це не тільки не обмежує конкуренцію між ними, а навпаки створює умови для більш активної боротьби за ринки збуту. 

Комерціалізація патенту може здійснюватися шляхом:

• використання  у власному виробництві;  
• внесення до статутного капіталу підприємства;
• уступка (продаж) прав на об’єкти інтелектуальної власності (далі – ОІВ);
• надання дозволу на використання ОІВ (видача ліцензій; договори комерційної концесії (франчайзинг);
• застава за кредитним договором.

Вибір способу комерціалізації залежить від стратегії власника патенту, яка залежить від багатьох факторів. Так, для використання науково-технічної розробки у виробництві інноваційної продукції необхідно розробити бізнес-план, домовитися з інвесторами або кредиторами, здійснити капітальні інвестиції у виробничі площі та устаткування, найняти штат співробітників і т.д. Зрозуміло, що такі інвестиції потребують чималих ресурсів та пов’язані з певними ризиками, проте можуть принести й значні прибутки.

Внесення ОІВ до статутного фонду дозволяє засновникам підприємства сформувати статутний капітал без залучення реальних грошових коштів.  Також, внесення ОІВ до статутного капіталу може відбуватись не тільки при створенні підприємства, але й процесі його діяльності підвищуючи вартість   вже працюючої компанії.     

Власник прав на ОІВ може передати права на патент інший особі шляхом продажу або видати ліцензію. Проте, як слід, вартість патенту при його продажу є значно нижчою ніж його сумарна вартість при укладанні ліцензійного договору. В будь якому випадку власник патенту повинен здійснити професійну оцінку ОІВ, проаналізувати комерційні перспективи своєї розробки та прийняти зважене рішення. 

Застава прав на ОІВ є одним з способів забезпечення кредитних зобов’язань. Проте, у вітчизняних реаліях банки без ентузіазму надають кредити під заставу патентів, внаслідок їх нестійкої ліквідності та великих ризиків, пов’язаних з реалізацію ОІВ у випадку неповернення кредиту.    

Антиподом патентної охорони є комерційна таємниця. Доволі часто комерційна таємниця ототожнюється з ноу-хау. Проте, серед науковців не існує єдиного погляду щодо співвідношення цих термінів. Деякі фахівці вважають поняття комерційної таємниці і ноу-хау тотожними, інші вбачають в них різні юридичні категорії, дехто оцінює ноу-хау як різновид комерційної таємниці. Інші висловлюють думку, що комерційна таємниця є способом захисту ноу-хау. Проте в цілях цієї статті та враховуючи більш розповсюджене використання терміну «комерційна таємниця» будемо використовувати останній. 

В сучасних умовах інформація є одним з найбільш цінних ресурсів виробництва та ведення бізнесу. Адже саме володіння унікальними комерційними та технічними відомостями впливають на успішність компанії. Комерційна таємниця є частиною такої інформації. Під комерційною таємницею може ховатися бізнес-план, база даних клієнтів, організація роботи персоналу та виробнича технологія. Отже не вся інформація може бути захищена патентом, внаслідок того, що деякі види відомостей при їх розголошенні можуть призвести до негативних наслідків для компанії і навіть зруйнувати бізнес. Зберігання в секреті певних відомостей про діяльність підприємства,  інформація постає у ролі 5 фактору виробництва, що приносить її власнику додаткову ренту.

В яких випадках режим комерційної таємниці є більш виправданий ніж патентна охорона? Мабуть найбільш яскравим прикладом доцільності комерційної таємниці є рецептура всесвітньовідомого напою Coca-Cola. Така стратегія захисту формули напою виявилося виправданою, адже на протязі майже 130 років точний рецепт цього напою так і не хто не зміг відтворити. Проте, якби засновник компанії  Эйза Григгс Кэндлер вирішив запатентувати свій винахід, його права на формулу напою сплили значне раніше, а сама компанія  можливо закінчила своє існування ще на початку 20 сторіччя. Таким чином, в деяких випадках нерозголошення секретів виробництва грає ключову роль в розвитку компанії.

Розглянемо декілька ситуацій в яких саме вибір комерційної таємниці має певні переваги перед патентною охороною. Припустимо, що хтось володіє патентоздатною науково-технічною розробкою і при цьому він прогнозує, що строк на протязі якого патент буде приносити дохід буде дорівнювати або перевищувати строк виходу на ринок конкуренту з аналогічним винаходом. Очевидно, що в такому випадку слід віддати перевагу патенту. Проте, якщо доходність винаходу у довгостроковій перспективі є нижчою ніж сукупні витрати на патентування та підтримання чинності, в цьому випадку рішення не є таким очевидним і, можливо, доцільно зберігати винахід у режимі комерційної таємниці. Інший випадок: підприємець володіє патентоздатною інноваційною ідеєю і при цьому впевненій, що період коли на ринок вийдуть конкуренти з аналогічною розробкою (можливо шляхом реінжинірингу) буде більш тривалим ніж строк дії патенту. В цьому випадку також є значна вірогідність того, що власник технології буде схильний до комерційної таємниці. В останній ситуації власник має непатентоздатну технологію, проте її відтворення  може зайняти настільки тривалий строк, що за цей період вона може принести значний дохід. В цьому випадку вибір комерційної таємниці є цілком доцільний.             

Отже, в деяких випадках вибір режиму комерційної таємниці є виправданим та окрім зберігання в секреті власне технології є не обмеженим у часі. Проте, не слід забувати, що збереження таємниці, теж потребує чималих коштів, і ні які заходи, внаслідок наявності суб’єктивного фактору, не гарантують нерозголошення інформації. До того ж, успішні компанії, які захищають свої технології в режимі комерційної таємниці є об’єктом пильної уваги конкурентів, які будуть намагатися відтворити технологію шляхом зворотного проектування або можуть стати жертвою промислового шпіонажу.

Резюмуючи наведемо головні переваги та недоліки обох способів захисту науково-технічної інформації.      

Переваги патентної охорони:

1. Монопольне становище на ринку на протязі доволі тривалого часу гарантоване державою;
2. Патент (свідоцтво) попереджає недобросовісних конкурентів або інших зацікавлених осіб про те, що права на розробку захищені;
3. Патент є головним документом та аргументом у процесі судового захисту при порушенні прав інтелектуальної власності;
4. Можливість надавати дозволи на використання ОІВ (ліцензії, франчайзинг);  
5. Право продавати права інтелектуальної власності;
6. Вагома перевага при залученні інвестицій: для інвестора патент – це документ, що підтверджує унікальність продукту, його конкурентоздатність, підтверджена державною науково-технічною експертизою;
7. Виключне право перешкоджати або забороняти неправомірне використання об’єктів інтелектуальної власності;
8. Намагання обійти патент (за умови грамотного складання заявки) супроводжуються для конкурентів значними витратами часу та коштів і роблять їх зусилля неефективними; 
9. Престиж в очах інших компаній та споживачів товарів або послуг, які сприймають патент як атрибут сучасної інноваційної компанії;    
10. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу або предметом застави.

Недоліки патентної охорони:

1. Обмежений строк дії патенту (свідоцтва);
2. Патент діє на чітко визначеній території, а розширення його дії за допомогою регіональних чи міжнародних систем патентування потребує додаткових значних витрат та повторного проходження  процедури патентування в кожній країні.    
3. Доволі тривалий строк отримання патенту на винахід (до 2,5 років);
4. Витрати на реєстрацію патенту та підтримання чинності. В деяких випадках вони можуть бути значними, в залежності від того: наскільки чітко заявник слідує процедурі розгляду заявки, вчасно надає додаткові матеріали; користується пільгами по зборах; залучає до реєстрації інших довірених осіб.
5. Інформація про розробку в процесі набуття правової охорони на винахід стає загальнодоступною, в тому числі і для конкурентів;

Переваги комерційної таємниці:

1. Необмежена дія у часі;
2. Відсутність територіальних обмежень;
3. Інформація про технологію не є загальнодоступною;
4. Не потребує тривалої процедури державної реєстрації та пов’язаних з нею витрат;
5. Можливість продати або видати ліцензію.

Недоліки комерційної таємниці:

1. Ризик застосування до інноваційного продукту зворотного проектування;
2. На відміну від патентів режим комерційної таємниці не забороняє третім особам використовувати інформацію, отриману внаслідок вивчення властивостей відповідного продукту, в комерційних цілях; 
3. Технологія захищена комерційною таємницею може бути запатентована іншою особою внаслідок незалежної розробки;
4. Ризик витоку засекреченої інформації;
5. Витрати на заходи щодо забезпечення певного рівня конфіденційності, які в деяких випадках можуть буть значними;
6. На відміну від патентної охорони реалізація прав на комерційну таємницю стикається з труднощами доведення факту порушення прав;
7. В цілому рівень захисту комерційних таємниць вважається невисоким;
8. Внаслідок свого секретного характеру, комерційні таємниці складніше продавати або ліцензувати.         

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що і патентна охорона, й комерційна таємниця займають свої ніші в правовому полі захисту технологій та є альтернативними способами захисту цінної інформації. В деяких випадках вони є конкурентами, в інших можуть доповнювати один одного, адже частина науково-технічної інформації може бути захищена патентом, а секретні  нюанси та тонкощі її безпосереднього застосування у виробництві можуть зберігатися як комерційна таємниця.      

Використані джерела:

1. Цивільний кодекс України.
2. Закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ.
3. Закон України «Про  охорону прав на промислові зразки» 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ.
4. https://cyberleninka.ru/article/n/o-sootnoshenii-ponyatiy-sekret-proizvodstva-nou-hau-i-informatsiya-sostavlyayuschaya-kommercheskuyu-taynu/viewer.
5. https://www.viconsult.com/ua/publikatsii/shcho-zh-take-nou-khau/.
6. https://vc.ru/legal/152761-patentnaya-zashchita-vashey-razrabotki-plyusy-i-minusy.
7. https://www.wipo.int/tradesecrets/ru/tradesecrets_faqs.html.
8. https://auditpost.ru/nouhau-v-ramkah-prava-kommercheskaja-tajna-hranim-za-semju-pechatjami.html.
9. https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/ociniti-intelektualno.html.
10. https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/101651_obkti-prava-ntelektualno-vlasnost-yak-vklad-v-statutniy-kaptal-pdprimstva.